Propriedade intelectual desenvolvida por sócio: quais os cuidados e os efeitos jurídicos?

Por Camila Barros

A criação de ativos de propriedade intelectual por sócios, no curso da atividade empresarial, é um fenômeno cada vez mais comum, sobretudo em sociedades de base tecnológica, criativa ou de prestação de serviços especializados. Softwares, marcas, processos, metodologias e conteúdos técnicos frequentemente nascem do trabalho pessoal de um dos sócios, e não raro a definição de a quem pertence esse ativo, à sociedade ou ao sócio individualmente, não recebe o cuidado necessário no momento da constituição do negócio ou ao longo de sua existência.

A distinção relevante para essa análise está no vínculo entre a criação intelectual e o exercício da atividade. Quando o sócio desenvolve determinado ativo no exercício regular de suas funções, dentro do objeto social da empresa e utilizando a estrutura, os recursos e as informações da sociedade, a tendência é que a titularidade da propriedade intelectual seja atribuída à pessoa jurídica, ainda que essa atribuição, na prática, dependa de previsão contratual expressa para evitar controvérsias futuras.

Situação distinta, e mais sensível, ocorre quando a criação extrapola o objeto social formalmente definido, mas ainda assim se apoia na estrutura, na base de clientes, nos dados ou no know-how acumulado pela sociedade. Nesses casos, a ausência de regras claras costuma gerar disputas relevantes sobre a titularidade do ativo, sobretudo quando ele passa a ter valor econômico expressivo ou quando o sócio responsável pela criação deixa a sociedade e pretende explorá-lo de forma independente.

O primeiro cuidado, portanto, está na revisão do contrato social e do acordo de sócios, documentos que devem tratar expressamente da titularidade da propriedade intelectual criada no âmbito da sociedade. Não basta presumir que tudo o que é produzido durante a vigência da sociedade pertence a ela; é necessário que essa previsão esteja formalizada, com definição clara sobre o que se considera propriedade intelectual da empresa, os limites do objeto social para esse fim e as obrigações de cessão de direitos por parte dos sócios envolvidos na criação.

Também é recomendável a elaboração de instrumentos específicos de cessão de direitos de propriedade intelectual, sobretudo quando o ativo criado tem relevância estratégica para o negócio, como softwares proprietários, marcas registradas ou metodologias exclusivas. Esses instrumentos devem detalhar o objeto da cessão, a extensão dos direitos transferidos e as condições em que a sociedade pode explorar, registrar e comercializar o ativo, reduzindo o espaço para interpretações divergentes no futuro.

No caso específico de softwares, a Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software), em seu art. 4º, estabelece que os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido no âmbito de contrato de trabalho ou de prestação de serviços pertencem, em regra, ao empregador ou contratante, salvo disposição contratual em contrário. O § 2º do mesmo dispositivo inverte a regra quando o programa é desenvolvido sem relação com o contrato e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas e segredos da empresa, hipótese em que os direitos pertencem exclusivamente ao criador. A relação entre sócios, contudo, não se equipara a essas hipóteses, o que reforça a necessidade de previsão contratual específica no acordo de sócios ou em instrumento próprio, sem depender de interpretação extensiva de norma pensada para outro tipo de vínculo jurídico.

No caso de marcas, a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) estabelece que a propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, o que torna ainda mais relevante definir contratualmente em nome de quem o registro será requerido. Já metodologias, processos e fluxos de trabalho muitas vezes sequer contam com proteção autoral, pois o art. 8º da Lei nº 9.610/1998 exclui ideias, métodos e projetos da tutela do direito de autor, de modo que, nesses casos, a titularidade e as condições de uso do ativo dependem essencialmente do que estiver previsto em contrato entre os sócios.

Outro ponto de atenção envolve as cláusulas de confidencialidade e de não concorrência, que devem acompanhar a regulação da propriedade intelectual para impedir que o sócio, durante ou após sua saída da sociedade, utilize informações, tecnologias ou metodologias desenvolvidas no âmbito do negócio em benefício próprio ou de terceiros. A ausência dessas cláusulas fragiliza a proteção do ativo, ainda que a titularidade formal esteja bem definida.

Quando esses cuidados preventivos não são adotados, os efeitos jurídicos costumam se manifestar no momento de maior desgaste entre as partes, normalmente na saída de um sócio ou na dissolução parcial da sociedade. É nesse contexto que surgem disputas sobre a titularidade da propriedade intelectual, sobre o direito de continuar explorando o ativo e sobre a inclusão ou não desse ativo na apuração de haveres, o que pode comprometer significativamente o valor atribuído à participação societária e ampliar o litígio entre as partes.

O caso dos biscoitos Globo, ainda em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ilustra bem esse impasse. Após o falecimento de um dos sócios da Panificação Mandarino, em 2015, seus herdeiros e a sociedade travam disputa de apuração de haveres para definir o valor da participação do sócio falecido, e a marca é justamente o principal ponto de divergência entre as avaliações, que vão de cerca de R$ 1,5 milhão, na estimativa da sociedade, a cerca de R$ 35 milhões, na dos herdeiros, em razão do peso econômico atribuído ao ativo. Quase uma década depois, a disputa segue sem solução, pendente a perícia contábil que fixará esse valor.

Há ainda o risco de a própria sociedade ficar impedida de continuar utilizando um ativo essencial à sua operação, caso a titularidade recaia sobre o sócio que se retira e não existam instrumentos que assegurem à empresa o direito de exploração continuada. Esse cenário é particularmente crítico em negócios cuja atividade depende diretamente do ativo intelectual em disputa, como plataformas tecnológicas ou marcas consolidadas no mercado.

A formalização, o registro e a organização documental da propriedade intelectual, portanto, não devem ser tratados como providência posterior ao surgimento do conflito, mas como parte da estruturação societária desde o início da relação entre os sócios. O registro do ativo perante os órgãos competentes, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), reforça a segurança jurídica, mas não substitui a necessidade de definição contratual clara sobre titularidade, cessão e condições de uso entre os sócios.

No fim, a prevenção de conflitos relacionados à propriedade intelectual desenvolvida por sócio depende menos da complexidade dos instrumentos jurídicos utilizados e mais da antecipação dos cenários possíveis durante a estruturação da sociedade. Definir com precisão a quem pertence o que é criado, em que condições e com quais limites, é o que efetivamente protege o negócio e evita que um ativo estratégico se transforme em fonte de litígio.

A área de Societário e M&A do GPF Advogados estrutura acordos de sócios e instrumentos de propriedade intelectual que antecipam esse cenário e mantêm o ativo estratégico onde ele deve estar. Fale com a nossa equipe.